Nombres, apellidos y patronímicosNombres, firmas, patronímicos y retratos de personas
Nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas: uso de la denominación "viuda de"
Concepto de similitudCalificación de similitud gráfica y fonética
Similitud con marca famosa no inscrita
Condiciones y limitaciones de la similitud ideológica
Similitud ideológica en diseños
Consentimiento de similitudes marcarias por titulares: productos no farmacéuticosConsentimiento de similitudes marcarias por titulares: productos no farmacéuticos
Posibilidad de inscribir marcas con el consentimiento de terceros
Consentimiento de similitudes marcarias por titulares: productos farmacéuticos
001 Nombres, apellidos y patronímicos:
" Que como efectivamente KAUFMAN es un apellido de origen alemán que incluso lo llevan algunas personas aquí en Costa Rica, y los apellidos forman parte del nombre, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 del Código Civil, lo resuelto por el señor registrador [previniendo la presentación de carta de consentimiento del titular del apellido a inscribir] debe confirmarse habida cuenta que la solicitante no es una persona física que lleve ese apellido en cuyo caso ocupa del consentimiento de quien pueda darlo para que se habilite su registro …"
1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, No. 938 de las 11,10 h del 6 de julio.
002 Nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas:
"El inciso h) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no contiene una prohibición absoluta del uso o registro de marcas que utilicen nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas. Lo permite si pertenecen al solicitante y lo condiciona al permiso cuando pertenecen a otros. Esto nos deja concluir que la prohibición es relativa y tiene como objeto restringir su uso o registro en tanto se perjudique a terceros, todo en relación con el beneficio que podrá obtener quien pretenda inscribirla o utilizarla; así, esta Sala consideró, en la resolución número 21 del 11 de mayo de 1984, que 'Paolo Rossi' es un jugador italiano de fútbol de fama mundial, por lo que es evidente que, con la marca cuya inscripción se solicita, lo que se pretende es explotar su nombre, de ahí que de conformidad con el artículo 10, inciso h) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial... es su consentimiento el que se ha debido obtener, y no el de los padres del menor Paolo Rossi (apellidos), quien no está en las condiciones de aquél, ya que no ha alcanzado los dos años de edad...'. Tenemos aquí un caso donde se obtuvo el consentimiento de los padres del menor para utilizar el nombre 'Paolo Rossi'; sin embargo, no se logró inscribir como marca, porque la protección se extiende a la persona -en este caso al jugador famoso- , que resultaría afectado con el registro de su nombre como marca. Lo que interesa en la protección es prohibir la explotación discriminada de esos elementos llamativos; que al asociarlos con el producto, confieran a éste mayor aceptación y prestigio, lo cual no lograrían al asociarles a cualquier nombre común ".
1987. Sala Primera de la Corte, No. 83 de las 16,10 h del 21 de agosto.
003 Nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas: uso de la denominación "viuda de": "El derecho de usar la denominación de "viuda de ..." como marca, sólo lo tiene la mujer que reúna la condición de ser la viuda de un señor ... o de aquellos con facultades jurídicas suficientes para autorizar esa forma de uso, pues si bien en nuestro ordenamiento jurídico la mujer no pierde sus apellidos legales originales por el matrimonio, es lo cierto que socialmente las mujeres casadas son conocidas y usan agregados a su nombre, el apellido del marido con intercalación de la preposición "de" que al enviudar se sustituye por la de "viuda", condición que conservan mientras no contraigan nuevas nupcias y por la que son en el medio social mejor conocidas que por sus apellidos originales."
1984. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, núm. 7316 de las 9,45 hrs. del 14 de agosto.
" La similitud … debe ser de un grado tal que sea capaz de provocar error o confusión en el público consumidor, es decir que no es cualquier parecido el que acarrea necesariamente el rechazo de inscripción de un distintivo marcarlo, así lo ha entendido este Tribunal y esa ha sido la posición de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según reiterada jurisprudencia sobre el particular."
1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, No. 1270 de las 10,00 h del 5 de setiembre.
005 Calificación de similitud gráfica y fonética:
" Ya en reiteradas ocasiones esta Sala ha considerado que ...la semejanza gráfica y fonética que permite la coexistencia registral, sólo puede determinarse por el conjunto de ambos nombres y no aisladamente, por las letras o palabras de que ellos están compuestos, porque de lo que se trata es de garantizar la identidad de una marea frente al público consumidor, que por regla general, dentro de circunstancias normales, no pone atención a los detalles para diferenciar una marca, sino que lo hace apreciando en su unidad el nombre marcario... ( ver así, resolución No. 18 de las 14,10 horas del 19 de abril de 1 983 ).
Ver resoluciones de la misma Sala, No. 18 de las 14,10 h del 19 de abril de 1983, NO. 61 de las 14,45 h y NO. 64 de las 16,00 h, ambas del 16 de agosto de 1989.
1989. Sala Primera de la Corte, NO. 65 de las 14,20 h del 30 de agosto.
006 Similitud con marca famosa no inscrita:
" [...] razón igualmente importante para denegar las pretensiones de la gestionante, es la existencia en el mercado internacional de la marca [...igual a la que se pretende inscribir] para distinguir productos similares a los incluidos en la clase veinticinco, independientemente de que no esté inscrita en este país, y que nuestro sistema sea el atributivo; pues este punto ya ha sido debatido reiteradamente, tanto en este Tribunal como en la Sala de Casación, y se ha admitido que las marcas famosas, como es el caso de autos, merecen protección aun cuando no estén inscritas en nuestro Registro. "
1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, NO. 1364 de las 10,00 h del 27 de setiembre.
007 Condiciones y limitaciones de la similitud ideológica:
" Que ciertamente entre las marcas inscritas Mi Nene, y Babe y entre éstas y la que se pretende inscribir Bambino puede presentarse cierta similitud ideológica, en cuanto todas participen de la idea de una criatura de corta edad, sin embargo, en el criterio del tribunal su coexistencia no se encuentra prohibida, por cuanto tal semejanza no induce a error ni origina confusiones al ser denominaciones distintas, que le dan a cada marca un sentido particular que las hace distintas y que permite distinguir claramente los productos habida cuenta del impacto idiomático que cada uno de los tres idiomas de los que proviene tiene; por lo que debe revocarse la resolución recurrida y en su lugar ordenar la inscripción de la marca solicitada para lo cual se toma en cuenta también que la presunción ante la duda, se da solo por la semejanza gráfica o fonética pero no está concebida así para la ideológica. "
1988. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec Primera, NO. 10042 de las 8,35 h del 24 de febrero.
008 Similitud ideológica en diseños:
"Se alega como objeción a la denegatoria de inscripción de una marca que el análisis marcario debió consistir en comparar ambos diseños en sus elementos gráficos, y que como al hacer tal evaluación no aparece esa similitud porque cada una de estas marcas tiene su diseño propio y diferente, con una concepción radicalmente distinta, no debió impedirse la inscripción que se solicita, pero esa argumentación no puede acogerse porque no se rechazó la solicitud pues ambas marcas sean iguales, sino porque hay similitud ideológica, y tal característica es cierta; ambas etiquetas sugieren el cráneo de una res y se utilizarían para proteger los mismos artículos: botas, vestuario, zapatos y zapatillas; la similitud realmente existe e induciría a confusión; el requisito de originalidad no se da, ni se cumplen los de diferenciar ni de hacer posible la identificación de un artículo frente a sus semejantes; por eso no se puede acoger el recurso."
1985. Sala Primera de la Corte, núm. 20 de las 14,30 hrs. del 3 de abril.
009 Similitud de marcas para productos farmacéuticos:
"La marca identifica e individualiza el producto, de tal forma evita adulteraciones de los competidores y protege al público a la hora de adquirir la mercancía frente a posibles errores, además, si está de por medio la salud, debe darse completa seguridad al comprador, de que al adquirir una determinada marca, obtiene exactamente el medicamento que le fue prescrito, de ahí que en estos casos, no deba autorizarse la coexistencia registral de dos marcas semejantes por el peligro que ello puede representar para la casa que tiene su marca inscrita y para el consumidor, y así, precisamente al ignorar los posibles adquirentes la semántica y apreciar únicamente lo fonético o gramático de las palabras, vistas en su conjunto, sin hacer disección de los elementos que integran una y otra, corren el riesgo de incurrir en errores frente a la clara similitud gráfica y fonética."
1983. Sala Primera de la Corte, núm. 56 de las 14:15 hrs. del 27 de setiembre.
010 Análisis sobre la prohibición de registro por similitud:
"… no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de ellas: "... Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase". Por su parte, el artículo 6 quinquies del Convenio de París, dispone que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión. Señala además que podrán ser rehusadas o invalidadas, entre otros supuestos, cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama. VI.- El recurso se contrae a determinar si entre la marca propiedad de la actora y las que tiene inscritas la demandada, se da una similitud de tal grado, que impida su coexistencia registral. Antes de la entrada en vigencia de la ley 7274, esta Sala, conoció lo relativo a la inscripción de marcas. En relación al tema de la similitud, definió pautas importantes para su análisis. Se mantuvo el criterio de que la prohibición, no resulta de un elemento que tengan en común los distintivos marcarios, sino de su apreciación en conjunto. Se dijo que no se trata de cualquier parecido, sino que necesariamente debe provocar confusión, duda, error en el público consumidor, advirtiendo que éste, no pone atención a detalles de una marca, sino que la aprecia en su unidad. Así, una marca difiere de otra, cuando ninguna confusión es posible entre ellas. La novedad del nuevo distintivo, en relación con otro, según se dijo, radica precisamente en los elementos que se le agregan. Se desarrolló asimismo el principio de que las marcas sirven para distinguir un producto de otro del mismo género, constituyendo una doble garantía: para el consumidor de que se le da el producto que quiere comprar, procurando evitar confusiones en cuanto a la naturaleza y origen de los productos que se encuentran en el mercado; y para el fabricante o comerciante, de que sus productos se distinguen de los de sus competidores y se evita la competencia desleal. Estos conceptos, no descartan la coexistencia de marcas con partículas o elementos comunes, siempre que ésta, en sí misma, en su conjunto -si fuera compuesta-, o con las desinencias que se agreguen a la raíz del vocablo básico, tenga un carácter distintivo respecto de otras marcas. Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones de esta Sala Nº 212 de las 14:30 horas del 27 de junio de mil novecientos noventa, Nº 152 de las 14:10 horas del 13 de setiembre de 1991 y la Nº 66 de las 14:50 horas del 22 de abril de 1992. VII.- El Tribunal sentenciador ordenó la cancelación de los registros marcarios BON BON BUM, BON BON BUM BLUE Y MINI BUM, propiedad de la demandada. Adujo en la fundamentación de su fallo, que éstos comprenden el vocablo BUM que es precisamente la marca de la actora, lo que produce una semejanza fonética entre ellas, que puede inducir a error o confusión, al ser BUM, un término definitorio en las tres marcas cuestionadas. … A juicio de esta Sala, este análisis seccionado de los distintivos marcarios, contraviene las disposiciones normativas atinentes al caso, así como los parámetros indicados en el considerando anterior. Vistas en conjunto, analizada cada una como una unidad marcaria, se concluye que la semejanza es relativa. Existen elementos que permiten diferenciarlas sin riesgo de confusión. Es innegable que contienen el término BUM, pero el resto de vocablos, le imprimen un carácter suficientemente diferenciador, que permite su coexistencia registral."
Ver resoluciones de la misma Sala, Nº 212 de 14,30 hrs. de 27 de junio de 1990, Nº 152 de 14,10 hrs. de 13 de setiembre de 1991 y la Nº 66 de 14,50 hrs. de 14 de abril de 1992.
1998. Sala Primera de la Corte Nº 74 de las 14,30 h del 10 de julio.
011 Consentimiento de similitudes marcarias por titulares: productos no farmacéuticos
"Si la propietaria de la marca registrada está de acuerdo en la inscripción de la marca que se pretende registrar, entonces no existe obstáculo para acceder a ello, a pesar de la semejanza que se observa entre ellas, ello es así, desde que la protección de los derechos marcarios es una cuestión netamente patrimonial; y por lo tanto los acuerdos de esa índole tienen plena eficacia mientras no afecten la salud o el interés público, situación que en la especie no se da."
Ver res. de la Sala de Casación, No. 121 de las 16:00 hrs. del 13 de octubre de 1976
1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 84 de las 16:20 hrs. del 14 de agosto.
012 Consentimiento de similitudes marcarias por titulares: productos no farmacéuticos
"Esta Sala ha hecho ver, que cuando el dueño de una marca debidamente registrada autoriza la inscripción de otra similar por su parecido gráfico y fonético, pertenecientes ambas a una misma clase de nomenclatura internacional, y no se afecta la salud o el interés público, resulta procedente la inscripción de la segunda pues no se lesiona el interés patrimonial del titular autorizante …y los intereses que ahí se protegen incluyen los de orden meramente patrimonial, los del consumidor para que no se le burle en la selección de bienes o comprometan su salud y también otros a los cuales, por su propia naturaleza, se ha querido brindar una especial protección, ésta, sin embargo, no tiene el mismo rango legal para todas; efectivamente … se excluye del rechazo de plano obligatorio el caso de semejanza gráfica o fonética de una marca que se pretenda inscribir con otra ya inscrita, puede entonces por ahí admitirse que si bien existe un deber de parte del registrador para rechazar, aún de oficio, en ese supuesto una marca, no lo obliga a hacerlo de plano, como si lo establece para los demás casos previstos en las disposiciones del convenio, todo ello viene a corroborar que cuando sólo exista un interés patrimonial, susceptible por ende de renuncia, y no medien razones de salud o interés públicos, el propietario de una marca ya inscrita puede autorizar, en artículos de la misma naturaleza, el registro de otra similar a la suya."
Ver cas. núm. 84 de las 16:20 hrs. del 14 de agosto de 1981
1983. Sala Primera de la Corte, núm. 65 de las 16:00 hrs. del 14 de octubre.
013 Posibilidad de inscribir otra con el consentimiento del propietario.
" Si [se] … permite al propietario inscribir como suyas dos marcas semejantes, no se ve por qué razón no pueda prestar su consentimiento para que otra persona inscriba a su nombre la marca semejante que el propietario sí podrá inscribir a nombre de él. Porque el principio aplicable es el mismo; dos marcas semejantes pueden coexistir con el consentimiento del que primero la inscribió. Solo en caso -ha dicho con justificada razón la jurisprudencia- que afecten la salud o el interés público, no es posible la libre disposición de los interesados."
1987. Sala Primera de la Corte, NO. 100 de las 14,20 h del 21 de octubre.
014 Consentimiento de similitudes marcarias por titulares: productos farmacéuticos
"La marca sirve para identificar o individualizar el producto, de esa manera se protege al público de cualquier error o falsificación al adquirir la mercancía, de ahí que, si bien se ha dado a la propiedad del derecho marcario un concepto amplio, en el sentido de que puede ser objeto de convenios entre los interesados por tratarse de una cuestión netamente patrimonial, lo cierto es que esa facultad no es de carácter absoluto, pues encuentra su limitación en intereses de orden superior, tal cosa sucede cuando está de por medio la salud, en que debe darse seguridad completa al consumidor que adquiere el medicamento que le fue prescrito conforme a una determinada marca, es por ello que en estos casos no se puede autorizar la coexistencia registral de dos marcas semejantes, por el peligro que ello puede presentar para el consumidor"
1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 93 de las 16:30 hrs. del 4 de setiembre.