Falta de novedad
Concepto de marca descriptiva (1)Concepto de marca descriptiva (2)
Sugestivas o evocativas: Concepto:
Uso de adjetivo calificativo (1)
Uso de adjetivo calificativo (2)
Uso de adjetivos calificativos (3)
Uso de adjetivos calificativos: Fundamento de la prohibición
Principio de veracidad e inducción a error
Uso de adjetivo gentilicio (1)
Palabra de uso común en idioma extranjero
En general
Indicaciones de procedencia: Fundamento de la prohibición
Siglas de instituciones públicas
"Si al Tribunal le bastó el examen directo, para determinar que el envase presentado no es novedoso y que puede producir confusión, porque tiene características similares a uno usado en el mercado, la conclusión no fue incompleta, porque no tenia el deber legal de traer a los autos el otro envase, que le sirvió para establecer la comprobación, pues perfectamente pudo estimar que este otro es conocido del público y sin necesidad de exigir su presentación al expediente, apreciarlo de esa manera.
1982. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 39 de las 14:50 hrs. del 21 de mayo.
[...] se trata de inscribir el término distintivo 'Select' como marca de fábrica y de comercio [...]. El Registro de la Propiedad Industrial y el Tribunal Superior Contencioso Administrativo denegaron su inscripción, por estimar que dicho nombre marcarlo, traducido al español, significa selecto, que es descriptivo de las cualidades y características del bien. Esta Sala es del criterio de que el distintivo a que se contraen las presentes diligencias, indudablemente hace referencia a una cualidad que puede tener o no el producto que ampara; precisamente, la de ser el mejor entre otros de su misma especie. Al entenderlo así, tanto el Registro como el Tribunal de instancia, aplicaron correctamente la normativa vigente [...] "
1989. Sala Primera de la Corte, No. 63 de las 15,15 h del 16 de agosto.
003 Concepto de marca descriptiva:
"Según una de las afirmaciones del Diccionario de la Academia Española describir es definir imperfectamente una cosa no por sus predicados esenciales sino dando una idea general de sus partes o propiedades, representándola de modo que se dé una idea cabal de ella; de acuerdo con esto, una marca es descriptiva cuando define el producto a que se aplica, porque las palabras usadas como marca guardan relación directa con el producto protegido o lo define, y una marca de esa clase no es admisible porque se considera que carece de capacidad distintiva, puesto que al describir comprende todos los artículos de su clase, modelo o tipo y no solamente los que la marca protegía."
1983. Sala Primera de la Corte, núm. 71 de las 14:30 hrs. del 22 de noviembre.
004 Sugestivas o evocativas: Concepto:
"el signo marcario propuesto: «BONUS» procede a describir directamente a los consumidores las supuestas cualidades o características de bueno, o grande que pueden o no tener los productos a proteger. Las denominaciones sugestivas o evocativas son aquéllas que obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades, pero en el caso de marras, la idea es comunicada directamente, no mediante simples elementos atrayentes u orientadores, sino directamente describe productos que se constituyen como los más relevantes, aspecto que debe corresponderle al consumidor valorar y por lo tanto no puede ser incluido como signo marcario que busca el respaldo registral».
1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6581 de las 9.40 h del 5 de mayo.
" [...] coincide este Tribunal con la resolución del señor Registrador [ que denegó la inscripción ] en que la expresión " NATURAL " dentro del diseño que se pretende inscribir [ para distinguir toallas sanitarias y desodorantes ambientales ], aun cuando en su contorno aparezcan otras figuras, es un adjetivo calificativo y al asociarse a los productos protegidos resulta atributivo de cualidades, pues hace referencia al concepto que en su composición existen elementos de naturalidad lo cual lo hace más valioso y cotizable …"
1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, No. 430 de las 9,20 h del 25 de abril. Diligencias de inscripción de marcas de " S.P. de C.R., S.A. " .Registro de la Propiedad Industrial.
"La doctrina jurídica en el campo del Derecho Marcario, ha consagrado la idea de los adjetivos calificativos, es decir, los que denotan alguna cualidad del sustantivo, no deben ser admitidos para su registro como marcas de fábrica o de industrias, así como tampoco los que, si bien no están relacionados con las condiciones del producto que pretenden amparar con la marca, sí constituyen las palabras más usuales que los comerciantes emplean para denotar su calidad, como por ejemplo "barato" , "mejor" , "fino" , "bueno" , "fuerte" , entre otros."
1983. Sala Primera de la Corte, núm. 15 de las 15:00 hrs. del 8 de abril.
007 Uso de adjetivos calificativos: Fundamento de la prohibición:
"La prohibición para el uso de adjetivos calificativos que destacan una cualidad atribuible al producto, se basa en que si una palabra indica una característica beneficiosa de un bien y pudiera inscribirse como signo distintivo, exclusivo, con ello se impediría que pudiera ser usada la misma palabra por los competidores en sus campañas de publicidad para expresar las ventajas de sus propios productos; si se permitiera su registro, se provocaría un uso abusivo de ciertas palabras -importantes en propaganda- en favor de un solo producto, con detrimento de todos los similares; por otra parte, el adjetivo calificativo, por ser palabra común y no poder usarse en forma exclusiva, carecería de algunas de las características propias de lo que se conceptúa como marca, a saber: no es signo o palabra con características especiales que le permita distinguir claramente unos productos o servicios de otros similares, no es original, ni singular, ni peculiar; carecería de especialidad porque no es diferenciadora, no es novedosa ".
1984. Sala Primera de la Corte, núm. 55 de las 15,15 hrs. del 10 de octubre.
008 Uso de adjetivos calificativos:
"El Registro, procedió al rechazo de la solicitud … por considerar que el distintivo marcario está constituido por una palabra genérica y de uso común y además atributivo de cualidades que en caso de no poseer induce a error por una falsa naturaleza o cualidad de los artículos a proteger. Ciertamente …no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas …los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general … las figuras, denominaciones o frases descriptivos de los productos…,…o cualidades, características físicas o del uso a que se destinan. Dentro de sus múltiples acepciones, … para el caso resulta relevante establecer que "original" es un adjetivo que tiene una connotación asociada a, o "perteneciente al origen" o "que no se trata de imitación y se distingue de lo vulgar o conocido por cierto carácter de novedad, fruto de la creación espontánea". Así tenemos, que el signo marcario propuesto: "ORIGINAL" procede a describir directamente a los consumidores las supuestas cualidades o características de originalidad que pueden o no tener los productos a proteger. Las denominaciones sugestivas o evocativas son aquéllas que obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades, pero en el caso de marras, la idea es comunicada directamente, no mediante simples elementos atrayentes u orientadores, sino directamente para el caso en cuestión, atribuye una supuesta cualidad de los productos a proteger, aspecto que debe corresponderle al consumidor valorar y por lo tanto no puede ser incluido como signo marcario que busca el respaldo registral. Se trata en suma de un vocablo de uso muy común e inapropiable por lo tanto por parte de un particular en detrimento de otros".
1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6537 de las 15.15 h del 30 de abril.
009 Carácter descriptivo y no evocativo o sugestivo:
"… el signo marcario propuesto … procede a describir directamente a los consumidores las supuestas cualidades o características de originalidad que pueden o no tener los productos a proteger. Las denominaciones sugestivas o evocativas son aquéllas que obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades, pero en el caso de marras, la idea es comunicada directamente, no mediante simples elementos atrayentes u orientadores, sino directamente para el caso en cuestión, atribuye una supuesta cualidad de los productos a proteger, aspecto que debe corresponderle al consumidor valorar y por lo tanto no puede ser incluido como signo marcario que busca el respaldo registral. Se trata en suma de un vocablo de uso muy común e inapropiable por lo tanto por parte de un particular en detrimento de otros".
1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6537 de las 15.15 h del 30 de abril.
010 Principio de veracidad e inducción a error:
"La prohibición de registrar distintivos que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad, tiene el propósito de impedir que al público se le atraiga, se le engañe y se le induzca a adquirir un artículo, suponiendo que tiene una cualidad que en verdad no tiene, convirtiéndose la marca en un instrumento de fraude y engaño, pero la posibilidad de engaño debe ser algo verosímil, pues no puede concebirse al eventual cliente como un crédulo que acepta como ciertos, ligera y fácilmente atributos que evidentemente están fuera de la realidad.
1982. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 48 de las 14:30 hrs. del 28 de mayo.
010A Uso de adjetivo gentilicio
"El término "La Danesa" no es registrable como marca de fábrica y comercio, porque es un adjetivo gentilicio que denota que los productos a proteger son de o concernientes a Dinamarca, o bien provenientes de ese país, adjetivos que al denotar pertenencia a naciones, patrias, países o territorios, no son susceptibles de apropiación privada por ser patrimonio común aplicable a todo aquello concerniente a esas pertenencias, y sólo serian registrables como indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, que no es el caso, por lo que el registro solicitado se encuentra prohibido y la resolución recurrida que declara sin lugar la gestión de inscripción de marca merece la confirmatoria."
Ver res. 3530 de las 10,30 hrs. del 6 de setiembre de 1979, y núm. 7273 de 24 de julio de 1984.
1984. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, núm. 7289 de las 15,50 hrs. del 31 de julio.
011 Uso de adjetivos gentilicios:
"El término "Italticus" propuesto como marca de fábrica y comercio no es más que el adjetivo gentilicio latino "Italicus", sinónimo de "Italus" de esa misma lengua, con el significado en italiano de itálico; por lo que su registro para servir como marca se encuentra prohibido, porque induciría a error al indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad ya que los productos se ampararían como si fueran italianos".
1985. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, núm. 7937 de las 8,35 hrs. del 8 de agosto.
012 Uso de adjetivo gentilicio:
"Establecido que el "gentilicio" se emplea no solamente en lo concerniente a las personas, sino también sobre las cosas -en el caso objeto del recurso- resulta de rigor la ampliación de la prohibición legal … toda vez que la solicitud para la inscripción de la marca de fábrica y de comercio [marca] tiende a proteger o amparar diversos productos de comunicación y otros artefactos; lo anterior por cuanto el elemento " British " que se emplea en la denominación, es vocablo de la lengua inglesa que en español significa "Británico" y ese término en el Diccionario de la Lengua Española es adjetivo. Perteneciente a la antigua Britania. Perteneciente o relativo a Gran Bretaña."
1986. Sala Primera de la Corte, No. 77 de las 14.15 hs. del 12 de noviembre.
013 Palabra de uso común en idioma extranjero:
"La palabra "dona" es un término que se ha popularizado y que deriva del inglés "doughnut"; este es un fenómeno que con frecuencia se da en los distintos idiomas que se hablan en el mundo, ya es corriente oír a los hispanoparlantes pedir que les den o les vendan una "dona" , para referirse a un buñuelo en forma de rosquilla …; significa lo anterior que el vocablo "dona" pasó a ser de uso común para identificar el referido producto y, aunque proveniente de un idioma extranjero, cae dentro de las prohibiciones …porque "donitas" que es la marca que se pretende inscribir es un diminutivo de "dona" y como tal tampoco puede ser reivindicada."
1985. Sala Primera de la Corte, núm. 59 de las 1,40 hrs. del 29 de octubre.
014 Degeneración de nombres comunes:
"La palabra "Alimet" que se solicita inscribir como marca de fábrica y comercio, que tiene por objeto proteger alimentos para animales, no puede calificarse de fantasía, porque indica, en el caso concreto, la naturaleza del producto, "Alimet" no es más que una deformación del vocablo alimento, en que para distinguirlo de éste se le suprimen los sonidos "n" en la tercera sílaba y "o" en la última, pero que no logra imprimirle una idea distinta del significado que corresponde al término alimento; de ahí que el tribunal sentenciador al denegar el registro de la marca no ha infringido el artículo 10 incs. i ) y k ) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial."
1985. Sala Primera de la Corte, núm. 3 de 14:30 hrs. de 11 de enero.
015 Uso de nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas:
"… no podrán usarse ni inscribirse como marcas ni como elementos de ellas los nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas distintas de la que solicita el registro sin su consentimiento o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo. Esta prohibición se explica por la necesidad de proteger el derecho de todo individuo a la posesión de su nombre frente a los perjuicios que pueda irrogarle el uso que de él pretendiere hacer un tercero en el comercio [...]. En criterio de esta Sala, las consideraciones expuestas en el fallo impugnado se ajustan al mérito de los autos y al Ordenamiento jurídico costarricense. En efecto, es claro que la marca se compone de un apellido por lo que su uso queda vedado para terceros. La circunstancia de que la denominación en cuestión tenga también otras acepciones que hacen referencia a sustantivos comunes, no impide, en el presente caso, que se apliquen las prohibiciones legales, pues lo que importa es que la palabra designe, de manera principal, el nombre propio o apellido de una persona."
1989. Sala Primera de la Corte, No. 66 de las 14,20 h del 1 de setiembre.
016 Indicaciones de procedencia: Fundamento de la prohibición:
"… la "indicación de procedencia" alude a los nombres geográficos y regionales que sean reconocidos como emporios de alguna manufactura o como fuente de producción de la mercancía y los cuales deben su renombre nacional o universal a ese motivo: son nombres que evocan un especial centro de producción de la mercancía; la razón para impedir su adopción como marca es ese indisoluble nexo de origen que existe entre el producto y el nombre geográfico: relación de origen resultante de que la mercancía marcada necesariamente se produzca en la localidad, o de que sea de típica fabricación regional, o de la materia empleada, o del modo de elaboración, etc.; tal indicación geográfica no puede ser monopolizada por un empresario atrayendo y concentrando la atención de la clientela únicamente sobre su producto mediante aquel nombre, que es del patrimonio común, porque su nombre se debe a la estructura geográfica del terreno o a su clima, o incluso es fruto de la actividad de todos; un nombre geográfico que tenga dicha característica también pertenece a los demás fabricantes, productores y comerciantes domiciliados en la localidad que se designa, porque todos ellos tienen el derecho de dar a conocer el lugar de ubicación de su establecimiento."
1986. Sala Primera de la Corte, No. 61 de las 10,10 hrs. del 25 de setiembre.
017 Siglas de instituciones públicas:
"Si I.N.A. son las siglas por las que es mejor conocido el Instituto Nacional de Aprendizaje, cuya creación se hizo por ley con el carácter de institución pública, esas siglas no requieren registro alguno.Ley No. 3506 del 21 de mayo de 1965.
1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 72 de las 15:20 hrs. del 31 de julio.