Legitimación para solicitar la inscripción: Entidades no comerciales
Calificación registral
Examen de marcas descriptivas y evocativas: DiferenciaExamen mediante traducción de idioma extranjero
Examen del carácter descriptivo de marcas evocativas o sugestivas
Examen mediante traducción de idioma extranjero
Examen de adjetivos calificativos
Examen mediante fraccionamiento y traducción de idioma extranjero
Examen de similitudesExamen de marcas para productos farmacéuticos
Examen de similitud gráfica y fonética
Método para examinar similitudes
Examen de similitudes ideológicas
Examen de similitudes cuando existe reproducción de distintivo marcario
Rechazo de plano
001 Legitimación para solicitar la inscripción: Entidades no comerciales:
"el que la codemandada sea una asociación de beneficencia, no obsta en modo alguno que tenga actividades comerciales legales, lo que le es permitido a cualquier persona, natural o jurídica legalmente inscrita, que en nombre propio realice actos de comercio como ocupación habitual (artículo 5. del Código de Comercio); de manera, que no necesariamente es la única ni la principal actividad, en tanto sea habitual y en el caso de la aquí accionada, que sea medio para cumplir sus verdaderos fines."
1999. Tribunal Contencioso Administrativo Nº 412 de las 15,00 h del 15 de diciembre.
001A Necesidad de comprobar la titularidad del establecimiento.
"Ante cualquier duda que tenga el registrador en cuanto a la existencia del establecimiento fabril, puede tomar las medidas que estime convenientes para la comprobación de su funcionamiento, sin que por ese motivo desborde el limite de sus atribuciones; además el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dispone en varias de sus normas, que debe exigirse la titularidad del establecimiento para poder adquirir el derecho al uso de una marca, por lo cual la industria debe demostrar documentalmente donde tiene el negocio fabril, para continuar con el trámite de la inscripción de la marca."
1984. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, núm. 7345 de las 16,20 hrs, del 21 de agosto.
"...ya ha sido reiterada la posición de este Tribunal, en el sentido de que un gestor de negocios no se encuentra facultado para iniciar los trámites tendientes a la inscripción de una marca de fábrica."
1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, No. 254 de las 9,15 h del 28 de marzo.
"La calificación registral de una marca debe verificarse con independencia de la circunstancia de que pueda ser parte integral de otra ya inscrita, a fin de determinar si reúne por sí sola los requisitos impuestos por el Ordenamiento jurídico."
Ver res. NO. 43 de 1984
1988 Sala Primera de la Corte, NO. 3 de las 11,00 h del 8 de enero.
"… ante una solicitud de inscripción, el registrador procederá a comprobar si la marca está cubierta por alguna prohibición, porque si así fuere se rechazará de plano; es importante resaltar, que el examen requerido no es sólo en relación a marcas inscritas, ya que entonces el obstáculo radicaría propiamente en la prohibición de inscribir distintivos ya registrados o semejantes a éstos, sino que esa comprobación también debe hacerse respecto de las que están en el mercado, de modo que, si se permite rechazar de plano la solicitud de inscripción, todo se reduce a los medios de que el Registro debe valerse para determinar la falta de originalidad y si esa falta es ostensible puede basarse en la notoriedad si realmente la situación tuviera tales características."
1982. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 39 de las 14:50 hrs. del 21 de mayo.
004 Examen de novedad y especialidad:
"La marca tiene como objetivo proteger los intereses del titular del derecho marcario, así como deslindar o delimitar ese derecho frente a los competidores y defender al público consumidor, para que no incurra en error o engaño, por lo que debe reunir, con ese propósito, requisitos de novedad y especialidad, apreciar tales características es cuestión de hecho que debe hacerse con ciertos criterios y pautas; por último cabe agregar, que cuando se trate de productos de uso común y corriente, la distinción entre unos y otros debe ser posible con facilidad para personas que apliquen una atención común y ordinaria en esa tarea."
1982. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 39 de las 14:50 hrs, del 21 de mayo.
005 Examen de marcas descriptivas y evocativas: Diferencia:
"...entre las marcas descriptivas y evocativas existe una relativa similitud, pues unas describen lo que las otras evocan; y aunque "describir" no es lo mismo que "evocar", a veces no se aprecia bien la diferencia, y eso puede dar lugar a errores en la calificación registral, de un modo o de otro ... ninguna regla prohibe inscribir marcas evocativas, cuyo registro más bien resulta implícitamente autorizado por el inciso q ) [del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial], que impide la inscripción cuando el distintivo marcario puede inducir a error "por indicar una falsa ... naturaleza o cualidad", mas no si la indicación es verdadera y no se está en el caso de una marca descriptiva. Las marcas evocativas se llaman así porque sugieren algún modo de ser o cualidad, con lo cual se acercan un tanto a las descriptivas; pero debe hacerse hincapié en que estas marcas [las descriptivas] se caracterizan porque señalan la naturaleza o las cualidades del producto de un modo directo e inequívoco, lo que no sucede con las evocativas ... Cabe agregar, en cuanto a las marcas evocativas, que en la doctrina se considera que esas marcas están entre "las mejores" porque sirven para orientar al público, sobre todo tratándose de productos medicinales, pues alejan el riesgo de que se incurra en error, al adquirir o usar un medicamento en vez de otro".
1989. Sala Primera de la Corte, No. 4 de las 14,45 h del 27 de enero.
006 Examen mediante traducción de idioma extranjero:
"Si el distintivo marcario que se pretende inscribir viene en idioma extranjero, habrá que comprender su significado por la traducción que de él se haga, y si la palabra "force" significa en español virtud y eficacia natural que las cosas tienen en sí, se concluye que no es una denominación marcaria registrable para distinguir "herbicidas", porque le atribuye al producto "virtud y eficacia natural que tienen en sí" para el fin que se destina: el de un producto químico para combatir o impedir el desarrollo de la maleza o las malas hierbas; por tanto, procede confirmar la resolución recurrida que rechaza la gestión de inscripción."
1982. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, No. 5646 de las 10:20 hrs. del 14 de julio.
007 Examen del carácter descriptivo de marcas evocativas o sugestivas:
"El tribunal de instancia llegó a la conclusión de que la marca "Colorfiel" no puede inscribirse … pues los vocablos "color" y "fiel" , en su conjunto, dan la idea de que los productos que se pretende amparar con la marca "no destiñe ni deterioran los productos que se van a aplicar" ; el problema se origina en que los productos de la marca tienen como propiedad común, en su mayoría, la de servir para lavar, limpiar, fregar, pulir y en general, para quitar la suciedad, pero la marca "Colorfiel", no describe esas cualidades, lo que quizá si podría ocurrir si se tratara de colorantes o de productos para restaurar los colores; bien se comprende que, al removerse la suciedad, las cosas vuelven a tener su color original, si no lo hubiesen perdido por el uso a la acción del tiempo o por la mala calidad de los tintes; pero eso es así porque las sustancias sirven para el lavado o la limpieza, mas no porque eviten el desteñido; también se supone que algunos objetos, si no se limpian o lavan, se deterioran, es decir, se estropean o caen en condición inferior; sin embargo, para asociar el nombre "Colorfiel" con alguna idea contraria a "deterioro" , habría que hacerlo a través de sucesivas inferencias, por un razonamiento que no es el apropiado para resolver estos problemas, en primer lugar, porque el posible carácter descriptivo de la marca o la supuesta indicación de falsa cualidad no se derivarían directamente del nombre marcario sino de la última inferencia y en segundo lugar, porque ese tipo de razonamiento no es el que se produce en el común de las gentes, sino en personas calificadas por algún mayor grado de inteligencia o por constante ejercicio mental en ciertas disciplinas, razonamiento que no siempre está a salvo de errores aunque puede ser acertado en la generalidad de los casos; de lo anterior se concluye que no puede atribuirse carácter descriptivo a la marca "Colorfiel" pues aparte de ser muy lejana la relación que pudiera descubrirse entre ese nombre y las supuestas cualidades de no desteñir ni causar deterioro, la referida marca sólo podría considerarse descriptiva si lo fuera en cuanto a las cualidades que si tienen los productos, que son las de servir para lavar, limpiar, restregar, quitar manchas, entre otros; tampoco se trata de una marca engañosa, pues el nombre "Colorfiel", no pasa de ser una marca de fantasía que no envuelve ninguna afirmación sobre una determinada cualidad de los productos, aunque en forma no inmediata pudiera despertar alguna idea favorable a los resultados que se obtienen con el uso de esos productos; se trataría a lo sumo de una marca sugestiva, lo cual no es obstáculo para inscribirla, según generalizada doctrina y jurisprudencia."
1984. Sala Primera de la Corte, núm. 78 de las 16,15 hrs. del 27 de noviembre.
008 Examen mediante traducción de idioma extranjero:
"La marca Sustain, por ser una palabra en inglés que en su traducción indica, sostener, sustentar, aguantar, apoyar, entre otras, no puede ser inscrita para proteger una fórmula dietética nutritiva, pues resulta descriptiva de dicho producto."
1984. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. 7293 de las 9,15 hrs. del 17 de agosto.
009 Examen de adjetivos calificativos:
"Si el término 'Uno' es un adjetivo que significa "único", "solo, sin otro de su especie" , "extraordinario" , "excelente" , y en la práctica se refiere a lo que está situado de primero y por ello es lo mejor, es extraordinario, es evidente que es descriptivo de las cualidades de los productos, mercancías o servicios, por lo que está comprendido en la prohibición de uso y registro …".
1984. Sala Primera de la Corte, núm. 87 de las 17,00 hrs. del 26 de diciembre.
010 Examen mediante fraccionamiento y traducción de idioma extranjero:
"Alega el recurrente que la marca que solicita inscribir su representada no es vocablo de origen inglés, como lo afirma el tribunal de instancia sino un término de fantasía y que, en consecuencia, el referido tribunal no ha tenido motivo legal alguno para denegar su registro, no comparte esta Sala ese respetable criterio, debido a que la marca en cuestión sí tiene la característica que le denotan los jueces de instancia: With es la preposición "con" en inglés y Min, parece ser, en este caso, un apócope de la palabra inglesa "mineral" , que es uno de los ingredientes del producto que va a caracterizar ese distintivo…"
1984. Sala Primera de la Corte. núm. 62 de las 14,40 hrs. del 23 de octubre.
011 Examen mediante traducción de idioma extranjero:
"Se solicita la inscripción de "Energizer" para distinguir y proteger pilas secas y baterías eléctricas y como viene resuelto ese término tiene un marcado parecido fonético e ideológico con "Energize", de la lengua inglesa, cuya traducción es "vigorizar, dar energía, activar, imanar", que son efectos propios de los productos citados, con lo que se trata de una denominación descriptiva de las cualidades de esos productos, cuya inscripción como marca impide el artículo 10 inciso k ) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aun cuando su propietaria la tenga inscrita en su país de origen …"
1986. Sala Primera de la Corte, No. 3 de las 14,30 hrs. del 24 de enero.
012 Examen de la descripción de la naturaleza de los productos:
"Cuando la ley se refiere a la prohibición de inscribir términos que manifiestan la naturaleza de los productos, ésta debe considerarse en un doble aspecto: externo e interno y en consecuencia, lo es tanto en cuanto a su composición material, como a las características fundamentales a que está destinado el servicio o mercancía para su función económico - social."
1983. Sala Primera de la Corte, No. 11 de las 15:30 hrs. del 18 de marzo.
"En aplicación del principio de derecho marcario según el cual una marca difiera suficientemente de otra cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos, debe concluirse que, en la especie, esa confusión es posible entre los vocablos "sisy", cuya inscripción se pretende, con "susy" ya inscrita, por lo que procede confirmar la resolución que declaró sin lugar la gestión de inscripción.
1981. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, No. 5269 de las 15:25 hrs. del 9 de diciembre.
014 Examen de marcas para productos farmacéuticos:
"La marca sirve para identificar o individualizar un producto, de esta manera se pretende proteger no sólo a quien lo fabrica o expende, sino también al público que lo usa o consume, por lo que es necesario que tal identificación sea debidamente caracterizada para impedir un error o una confusión que se produciría cuando el producto protegido va a ser adquirido por quien lo necesite; de ahí que se debe observar un mayor cuidado cuando se trata de artículos medicinales, porque está de por medio la salud, y debe darse la mayor certeza y seguridad para evitar esos eventuales errores o confusiones, por lo que en caso de haber similitud gráfica y fonética entre la marca que se pretende inscribir y otra inscrita, entonces la inscripción de la primera no puede permitirse."
1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 109 de las 16:35 hrs. de 25 de setiembre.
015 Examen de similitud gráfica y fonética:
"La similitud gráfica y fonética entre dos o más derechos marcarios, se determina por el conjunto de cada una de las denominaciones y no aisladamente por las palabras en que ellas puedan dividirse o por los elementos que las constituyen, pues tal es la forma como el consumidor las percibe para identificar el producto que desea adquirir; de acuerdo con ese criterio, no pueden desecharse los prefijos o sufijos de uso común que sean parte del nombre, porque aun cuando no pueden reducirse a propiedad particular, ello es en cuanto son considerados en si mismos, por lo que no existe obstáculo legal para que junto con otros vocablos participen en el nombre marcario; en este caso, los problemas de semejanza gráfica o fonética no se resuelven por las partículas o voces de uso común, sino por el conjunto de las denominaciones, pues la confusión entre marcas inscritas atenta contra la idoneidad de ellas, que es función del registro conservar."
1984. Sala Primera de la Corte, núm. 45 de las 15,00 hrs. del 10 de agosto.
"El Registro de Marcas y el tribunal de instancia rechazaron la inscripción de la marca " Coco " , por cuanto está totalmente reproducida en el nombre marcario "Cocotan", pero ese hecho no basta para denegar la solicitud, pues lo que [se] prohibe … es que se inscriban marcas que por su semejanza con otras ya inscritas, puedan originar confusión o inducir a error, de modo que la prohibición no se refiere al uso de vocablos comprendidos en otras marcas como tampoco se impide que se usen los mismos sufijos o prefijos en la formación de nuevos nombres marcarios; es claro que entre dos o más marcas pueden existir semejanzas gráficas o fonéticas derivadas de sus elementos comunes, pero no es cualquier semejanza la que constituye obstáculo … de tal manera que la prohibición no resulta de la existencia de un elemento común, sino que entre las dos marcas vistas una frente a la otra en su conjunto, se aprecien semejanzas "de tal grado" que permitan considerar como posible que se produzca aquella confusión y que, por lo tanto, el público pueda incurrir en error; en resumen, la semejanza sólo constituye motivo para denegar la inscripción cuando haya posibilidad de error o confusión, es decir, siempre que exista esa posibilidad, pero únicamente en esos casos."
1984. Sala Primera de la Corte, núm. 5 de las 16,00 hrs. del 24 de enero.
017 Método para examinar similitudes:
"Es sabido que las cosas pueden ser: idénticas o iguales, diferentes o distintas y análogas, similares, semejantes o parecidas; conviene advertir que las expresiones contenidas en cada grupo tienen el mismo significado; ahora bien, tanto en las marcas como en los nombres comerciales la semejanza puede ser gráfica, fonética o ideológica, esta última por asociación de ideas, pues en lo que ahora interesa, existen palabras que despiertan ideas en tal forma afines, que las personas pueden confundirlas con facilidad; las marcas como los nombres comerciales deben ser distintos entre sí, para que las personas no confundan unos con otros, de ahí que no se puede acceder al registro si es confundible con otro registrado; en la confrontación deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas o los nombres comerciales, porque la similitud general no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la simple disposición de esos elementos; también debe tenerse en cuenta que el objeto de la legislación sobre la materia es asegurar, con carácter exclusivo, el uso de la marca y la identificación de las mercaderías, como la identificación del establecimiento en lo que al nombre comercial se refiere, por lo que deben distinguirse claramente de los demás que estén registrados y en el comercio; finalmente, no importa que algunos elementos, aisladamente, hayan pasado al dominio público, pues es el conjunto lo que constituye la marca o el nombre comercial."
1984. Sala Primera de la Corte, núm. 64 de las 16,20 hrs. del 26 de octubre.
018 Examen de similitudes ideológicas:
"La marca que solicita inscribir la recurrente, no es idéntica a la ya registrada, ambas en la misma clase y para proteger productos de la misma naturaleza, pues difieren en detalles de importancia que el apelante puntualiza y que cabe destacar entre ellos, que la primera es el diseño de un caballo alado, que imita o reproduce la figura mística de Pegaso y la otra un caballo con varias cabezas; no se da entonces, entre las dos marcas una semejanza gráfica capaz de confundirlas, si se comparan una con la otra, pero esto no excluye que ese fenómeno se presenta en el consumidor, porque como éste no se guía por el distintivo para adquirir el producto y normalmente no tiene a la vista ambos, no está en posibilidad de observar esas diferencias al intentar comprar uno de ellos, debido a que la marca está representada ideológicamente por la figura del caballo; de ahí que entre las dos marcas existe la semejanza ideológica que indica el tribunal superior y que impide su coexistencia registral …"
1984. Sala Primera de la Corte, núm. 66 de las 14,30 hrs. del 30 de octubre.
"… analizados en forma conjunta, tal y como lo recomienda la moderna doctrina marcaria, encontramos que entre la marca de comercio propuesta … y la ya inscrita … ciertamente existe una similitud gráfica, fonética e ideológica … [la marca solicitada] casi no posee diferencia de sonido con la inscrita … ya que en la propuesta se encuentra contenido el núcleo central que caracteriza el signo marcario, … siendo la única distinción una simple "s" para pasar de singular a plural lo cual no logra una importante diferencia. El agregado "Pro" en la propuesta, solamente viene a establecer una relevancia del concepto … pero ello no hace la diferencia con el inscrito, ya que solamente refuerza la posibilidad de error en el público consumidor. En suma, no se constituye tal diferencia sutil, en un elemento lo suficientemente diferenciador como para permitir la coexistencia registral de ambos signos marcarios. Así las cosas, considera este órgano colegiado que la simple variación de un concepto en singular de uno en plural y el simple agregado inicial "Pro", no resultan ser lo suficientemente diferenciadores, pues el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos marcarios. Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2 edición, págs. 257-258) que dice: "No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible". Y agrega más adelante: "Ningún perjuicio sufre el solicitante con el rechazo de la marca; grandes e irreparables pueden ser los del titular de la marca registrada si aquella se concede". Si dos marcas se recuerdan en forma análoga, no hay duda de su posible confusión …".
1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6496 de las 9.55 h del 30 de abril.
020 Examen de similitudes cuando existe reproducción de distintivo marcario:
"I.- Analizados en forma conjunta, tal y como lo recomienda la moderna doctrina marcaria, tenemos que, entre la marca de fábrica propuesta: «THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY» y la ya inscrita en la misma clase 25 de la nomenclatura internacional: «ARIZONA», se advierte que «ARIZONA» se constituye en el vocablo principal o núcleo central y este se encuentra ya inscrito … Aun cuando la que se pretende inscribir posee el agregado «THE ORIGINAL JEAN COMPANY» ese núcleo central en que se constituye el signo marcario propuesto, ya está contenido en la registrada … y el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de una misma empresa titular de ambos signos marcarios. II.- Se debe tener presente el conocido principio marcario que expresa: "Una marca difiere suficientemente de la otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común ordinaria y una marca no es diferente de otra, cuando puede haber confusión para los compradores que no tengan ambas ante sí. A ello se une, que cuando una marca se encuentra inscrita, la novedad del nuevo distintivo que busca el amparo registral, debe recaer en los elementos que se le agregan". En la especie se agregan elementos según se evidencia supra, los cuales resultan ser términos de uso común inapropiables por particular alguno y tales son "Original", "Jean" y "Company" … pues se pretende proteger y distinguir pantalones para hombres, mujeres y niños. En todo caso, tampoco es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas, ya que basta que por impresión visual, auditiva o de cualquier otra naturaleza, en alguna forma, la confusión sea posible y si dos marcas se recuerdan en forma análoga, no hay duda de su posible confusión. En consecuencia, sin mayores consideraciones se impone el rechazo del recurso conocido en grado".
1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6413 de las 14.20 h del 9 de abril.
021 Examen de similitud en marcas para productos farmacéuticos:
"En no pocas oportunidades se ha reiterado que en tratándose de productos de la clase cinco, el criterio debe ser más restrictivo al encontrarse de por medio la salud pública, donde las consecuencias de una eventual confusión pueden llegar a ser de características catastróficas. Cabe igualmente transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2 edición, págs. 257-258) que dice: "No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible". Y agrega más adelante: "Ningún perjuicio sufre el solicitante con el rechazo de la marca; grandes y irreparables [sic] pueden ser los del titular de la marca registrada si aquella se concede."
1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6478 de las 8.25 h del 30 de abril.
022 Examen de similitud de marcas: Prevalencia de la inscrita:
"II.- Se ha reiterado en no pocas oportunidades, que hoy día, el derecho de marcas se ha convertido de interés público ya que sobre el interés privado prevalece el del consumidor, quien merece ser protegido para no ser víctima de engaño o confusión. Aunado a lo anterior, se debe proteger el fruto o resultado del trabajo y la inversión de tiempo y dinero que lógicamente debe corresponder a la empresa o empresario que lo ha obtenido con respaldo registral nacional."
1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6390 de las 10.40 h del 9 de abril.
"El rechazo de plano de una solicitud de inscripción procede sólo cuando de un examen preliminar resulta de modo inequívoco que su registro se encuentra prohibido, en caso contrario lo conveniente y aconsejable es darle a la solicitud el trámite que corresponda."
1981. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, No. 5086 de las 9:30 hrs. del 22 de setiembre.
"Si la Ley de Marcas prohíbe usar o registrar los distintivos ya registrados por otros como marcas, o que siendo semejantes o parecidos a estos expongan al público a errores o confusiones, entonces es evidente que la marca ( diseño ) que se pretende inscribir al estar ya registrada a nombre de otra sociedad, de oficio debe rehusarse su inscripción, sin que para ello obste el hecho de que el Registro de la Propiedad Industrial no haya procedido de oficio, por cuanto los Tribunales sí están obligados a proceder de tal manera."
1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 63 de las 14:45 hrs. del 28 de julio.