Jurisprudencia


MARCAS INSCRIBIBLES

 

INDICE:

Novedad y carácter distintivo de la marca:

Novedad

Originalidad y Novedad

Carácter distintivo (1)

Carácter distintivo (2)

Elementos para formar las denominaciones marcarias:

Letras aisladamente consideradas (1)

Letras aisladamente consideradas (2)

Uso de letras y números

Uso de letras aisladamente consideradas

Elementos para formar las denominaciones marcarias

Uso de términos genéricos

Uso de prefijos o sufijos

Uso de conceptos de uso general

Adjetivos calificativos

Adjetivo que califica una denominación marcaria

Nombre geográfico que no sugiere lugar de procedencia

Repetición para amparar productos distintos de la misma clase

Principio de veracidad de la marca:

Principio de veracidad y función publicitaria

Principio de veracidad: uso del término "mágico"

Principio de veracidad: uso del término "milagro blanco"

Principio de buena fe:

Principio de buena fe

Marcas evocativas o sugestivas:

Marcas evocativas o sugestivas

Descriptivas y evocativas: Diferencia

 

 


 

001 Novedad:

"En criterio de esta Sala, el nombre marcario que se propone, resulta perfectamente inscribible, pues, apreciado en conjunto, resulta suficientemente novedoso como para cumplir una función distintiva de los productos que ampara. Ya se ha dicho que: El requisito del carácter distintivo forma parte de la función principal de la marca, cual es la de separar o discriminar los productos o servicios de una empresa de los demás. Para que una marca pueda llenar esa función de diferenciar, debe tener aptitud para reconocerse fácilmente como signo distinto del producto mismo y debe ser desemejante también del nombre del producto, pues la marca no debe transmitir la idea de la clase del producto sino distinguir un producto particular de los de la misma especie. ( Resolución No. 71 de las 14,30 h del 22 de noviembre de 1983 ). "

Ver res. de la misma Sala, No. 71 de las 14,30 h del 22 de noviembre de 1983

1989. Sala Primera de la Corte, No. 72 de las 14,30 h del 6 de octubre.

 

002 Originalidad y Novedad:

"La marca debe ser distinta, para individualizar y diferenciar unos productos de otros semejantes; esa es exigencia establecida en protección de los propietarios de las marcas y de los consumidores, que tienen derecho a poder distinguir unos productos de otros; una marca resulta diferente de otra cuando no es posible que quien pone en su análisis una atención común pueda confundirlas y se produce confusión entre una y otra cuando inducen a error; la marca permite al comprador identificar un producto, y además, unas características y una calidad determinadas …"

1985. Sala Primera de la Corte, de las 15,00 hrs. del 16 de abril.

 

003 Carácter distintivo:

" ... ya en reiteradas oportunidades se ha dicho que: El requisito del carácter distintivo forma parte de la función principal de la marca, cual es la de separar o discriminar los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Para que una marca pueda llenar esa función de diferenciar, debe tener aptitud para reconocerse fácilmente como signo distintivo del producto mismo y debe ser semejante también del nombre del producto, pues la marca no debe transmitir la idea de la clase del producto sino distinguir un producto particular de los de la misma especie'."

Ver res. No. 71 de las 14,30 h del 22 de noviembre de 1983.

1988. Sala Primera de la Corte, No. 61 de las 15,15 del 21 de octubre.

 

004 Carácter distintivo:

" ...Las marcas deben ser por esencia distintivas, para individualizar y diferenciar el producto que amparan de los demás artículos que son similares. Ese carácter no se da cuando entre el distintivo propuesto y una marca inscrita, hay mucha similitud. Tal característica de producir novedad, de diferenciar, es importante para los titulares de las marcas inscritas, del mismo modo que lo es para los consumidores; para aquellos porque les conviene evitar una competencia impropia y para los segundos, porque ellos necesitan no incurrir en errores o confusiones cuando se trata de distinguir un producto de los demás, con el propósito de adquirir el que necesitan y desean. La importancia de distinguir e individualizar un artículo de los demás, es mayor, cuando se trata de productos farmacéuticos, pues, como constantemente lo ha sostenido esta Sala, es muy peligroso que por error se adquiera y use un producto, cuando el que se necesitaba era otro diferente. Cuando se trata de medicinas, muy a menudo son los ciudadanos corrientes los que las adquieren y aplican y las consecuencias de una equivocación pueden ser muy graves...".

1986. Sala Primera de la Corte, No. 33 de las 16,05 hrs. del 11 de julio.

 

005 Letras aisladamente consideradas:

"Se considera que las letras no pueden ser inscritas como marcas, sino cuando se acompañan de signos que les presten originalidad; no obstante esta Sala es del criterio de que el fallo impugnado no se ajusta al derecho aplicable al caso; en efecto, reiteradamente se ha sostenido que así como las marcas pueden estar formadas por una o más palabras de uso común, siempre que tenga valor distintivo y no se caiga en alguna de las prohibiciones establecidas en la legislación marcaria, de igual modo pueden servir de marca las letras del alfabeto; no puede sostenerse que se esté en presencia de una figura, denominación o frase descriptiva del producto que ampara, de sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destina …"

1988. Sala Primera, No. 45 de las 8,30 h del 5 de agosto.

 

006 Uso de letras aisladamente consideradas

"En virtud de diligencias de inscripción de marcas, encuentra la Sala que si bien la inscripción "Ac - Diseño" ya hecha y "A.T.C." que se pretende, tienen indudable semejanza fonética, la similitud no es tan grande como para generar el error que el Convenio busca evitar, pues en realidad, la primera es un signo que comprende la silueta o trazo estilizado de las letras "A" y "C" enlazadas entre sí, con indicación implícita de que deben pronunciarse o leerse en ese orden, en cambio "A.T.C." no sólo es un vocablo mas completo por contener una sílaba mas, suficientemente sonora al centro, sino que además es una simple ordenación de letras, sin ninguna estilización que las enlace entre sí; por lo demás, ambas buscan proteger … bienes de tecnología compleja en que el diseño, país de origen, precio, etc. son elementos de juicio necesarios para el posible interesado y que por sí solos contribuyen a descartar cualquier eventual confusión; de ahí que debe abrirse paso al recurso interpuesto."

1985. Sala Primera de la Corte, núm. 44 de las 15,45 hrs. del 30 de agosto.

 

007 Uso de letras y números:

"Efectivamente este Tribunal sostuvo en el pasado que letras del abecedario no podían ser apropiadas marcariamente por ser patrimonio de la humanidad. Sin embargo, sin abandonar esa tesis para cada letra en forma aislada, en el presente y ya en forma reiterada se ha admitido, para la combinación de letras o combinación de números en lo que se acoge la posición de la Casación y de la doctrina [...]. En el presente caso además de ser una combinación de tres letras se presentan dentro de un diseño que le dan aún más distintividad, … por lo que la resolución apelada debe revocarse y en su lugar ordenar inscribir la marca solicitada."

1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, No. 324 de las 8,40 h del 4 de abril.

 

008 Uso de letras aisladamente consideradas:

"Se considera que las letras no pueden ser inscritas como marcas, sino cuando se acompañan de signos que les presten originalidad; no obstante esta Sala es del criterio de que el fallo impugnado no se ajusta al derecho aplicable al caso; en efecto, reiteradamente se ha sostenido que así como las marcas pueden estar formadas por una o más palabras de uso común, siempre que tenga valor distintivo y no se caiga en alguna de las prohibiciones establecidas en la legislación marcaría, de igual modo pueden servir de marca las letras del alfabeto; no puede sostenerse que se esté en presencia de una figura, denominación o frase descriptiva del producto que ampara, de sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destina, …"

1988. Sala Primera, No. 45 de las 8,30 h del 5 de agosto.

 

009 Elementos para formar las denominaciones marcarias

"Los vocablos de uso común no pueden emplearse como marcas para distinguir los productos que esas palabras denominan o describen, pero no hay obstáculos en formar marcas con las radicales de esos vocablos y otros elementos que le impriman al conjunto un carácter novedoso, al igual que con prefijos, pues de esa manera se logra la creación de marcas de fantasía que, aun cuando resulten ser sugestivas, claramente denotan que se trata de nombres marcarios y no del nombre técnico o vulgar de un determinado producto ni de la descripción de su naturaleza o cualidades; de todo esto se ocupa la doctrina y lo ha hecho la jurisprudencia, inclusive para señalar que una misma radical, o el prefijo o sufijo en su caso, pueden usarse en la formación de marcas nuevas, pues nadie podría pretender derecho exclusivo sobre esos radicales o partículas, de manera que la semejanza que existe entre esas marcas derivada de la identidad del elemento común, no podría impedir la inscripción de los nuevos nombres marcarios, pero se sobreentiende que los demás elementos, ya sean desinenciales u otros vocablos, deben establecer distinciones que individualicen la marca y eviten confusión con las marcas anteriores, porque de lo contrario la nueva marca carecería de novedad e induciría en error al público, con perjuicio también para el dueño de la marca inscrita."

1985. Sala Primera de la Corte, núm. 15 de 15 hrs. de 12 de marzo.

 

010 Uso de términos genéricos:

"Por lo general, los términos genéricos no son inscribibles …; sin embargo, esa rigidez de la ley, que tiene fundamento en que, de no ser así, se privaría a los comerciantes e industriales del acervo de vocablos que emplean para designar productos cuyos nombres de uso común, tiene sus atenuantes, como por ejemplo, cuando la marca está formada por una palabra genérica seguida de otros elementos que no lo son; en este sentido han sido aceptadas por la jurisprudencia marcas como "Sal de Uvas Picot", "Leche de Magnesia Phillips", "Píldoras del Dr. Ross", etc., porque la denominación genérica no es el único elemento constitutivo de la marca."

1986. Sala Primera de la Corte, No. 5 de las 15,40 hrs. del 28 de enero.

 

011 Uso de prefijos o sufijos:

"El uso de partículas comunes no excluye la coexistencia de nombres marcarios de la misma clase, cuando unos y otros, apreciados en su conjunto, sean incapaces de producir confusión o inducir a error, en personas medianamente diligentes, de lo contrario, el uso de las mismas se convertirla en patrimonio exclusivo del titular de la primera inscripción, con menoscabo del derecho de otros posibles competidores, cuyos intereses también deben atenderse…"

1985. Sala Primera de la Corte, núm. 44 de las 15,45 hrs. del 30 de agosto.

 

012 Uso de conceptos de uso general:

"Ahora bien … no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas:... los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y que sirvan para indicar la naturaleza de los productos, mercancías o servicios y los adjetivos calificativos y gentilicios. No se entenderá que han pasado al uso general las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro... . La simple lectura de la norma determina la prohibición de inscribir como marca de servicios o nombre comercial una expresión o conjunto de signos que hayan pasado al uso general, pero que además cumplan una condición adicional, y es que sirvan para indicar la naturaleza de la operación que se pretende proteger. En otras términos, una palabra que no tenga relación concreta a la índole de la actividad que se trate no tipificaría la norma en comentario. Esta interpretación ya ha sido expresada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia , cuando al aplicar la disposición en concreto indicó: "El Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial no se opone a la inscripción de la marca "celebrity" para proteger vinos y licores que se solicita, pues dicho vocablo, que en Español significa celebridad, no ha pasado al uso general para distinguir ese tipo de bebidas alcohólicas, ni indica la naturaleza de esos productos; no es además, un adjetivo calificativo o gentilicio, que es otro de los requisitos que toma en consideración el citado texto legal, sino un sustantivo; por otra parte, esa denominación o es descriptiva del producto, o de sus ingredientes, cualidades, características o del uso a que se le destine, ni sugiere, como para inducir a error la naturaleza o cualidades de los licores, ya que en cuanto a esta última circunstancia, no es exacto que esa palabra, porque significa fama o renombre de algo, atribuya cualidades especiales al producto." (1982, No. 93 de 14:35 horas del 12 de noviembre [...]). En otra oportunidad afirmó igualmente: "Alega la sociedad recurrente, para combatir la denegatoria de inscripción de la marca de fábrica "Nutricia", que los señores jueces interpretaron y aplicaron indebidamente el artículo 10 inciso j) del Convenio..., ya que es claro que el término NUTRICIA, que es una marca de fábrica y comercio conocida y registrada mundialmente desde hace años y que es idéntico al nombre de su representada, no indica la naturaleza de los productos para los cuales se solicita, pues dicho término no se ha generalizado por el uso para distinguir productos de esa naturaleza, ni es adjetivo, calificativo; se debe observar que la marca NUTRICIA se va a aplicar a alimentos dietéticos y fortificantes y según el Diccionario de la Real Academia Española, nutricio o nutricia es un adjetivo que significa en su primera acepción: "capaz de nutrir" y en la segunda "que procura alimento para otra persona"; denota lo anterior que se pretende registrar una palabra que tiene necesaria relación con el producto que se va a distinguir, que indica su naturaleza y para qué sirve, lo que indica al consumidor una idea de sus cualidades; por ello es que esta Sala considera que esa palabra o término aplicado a esta clase de productos, sí cae dentro de los casos de prohibición que contiene el artículo 10 inciso j) del citado convenio y de ahí que no sea susceptible de constituir marca en el caso concreto." (1984, No. 2 de 14:45 horas del 24 de enero [...]). Comprendido entonces el sentido de la norma, según la doctrina impuesta por la jurisprudencia de Casación, se debe estimar que la expresión S.O.S. ha pasado al uso general, tal y como se demuestra en los documentos aportados por el actor, como señal de auxilio de una nave aérea o marítima, cuando se encuentra en situación de emergencia, y así es comprendida por el común de las personas como indicación de una situación de riesgo o necesidad de ayuda, y también respecto de actividades de rescate; pero en modo alguno refiere a la tarea de dar albergue a menores en estado de abandono, o al servicio de recolección de artículos reciclables; de manera que al no haber indicación, insinuación o descripción abierta o sugerida del tipo de operación que se trata, no se incurre en la configuración del tipo penado en el ordenamiento jurídico. Así, la interpretación aplicada por el juez de instancia resulta contraria a derecho y se debe revocar su resolución, por cuanto los actos de inscripción cuestionados no violan la norma en comentario sino que son conformes a derecho."

1999. Tribunal Contencioso Administrativo Nº 412 de las 15,00 h del 15 de diciembre.

 

013 Adjetivos calificativos:

"El simple hecho de ser la palabra [marca] un adjetivo, no es suficiente para que no se le admita como signo marcario, toda vez que la prohibición que existe … está referida a los adjetivos calificativos, pero en cuanto éstos denotan, exaltan, insinúan o dan a entender una cualidad del producto, mercancía o servicio que anuncian; así por ejemplo: el adjetivo "acerado" no podría usarse para distinguir un cuchillo, pero sí para un perfume …"

1984. Sala Primera de la Corte, núm. 59 de las 15,15 hrs. del 16 de octubre.

 

013A Adjetivo que califica una denominación marcaria

"En la especie se llega a la conclusión de que la marca que se solicita registrar, Super Biodorant, no debe rechazarse por el hecho de tener como parte integrante la palabra Super, porque si bien es cierto es un elemento que entra en la composición de algunas voces con el significado de preeminencia, cuando, como en el caso bajo estudio, se asocia a un término que puede ser sugestivo mas no descriptivo o al nombre técnico o de uso común del producto, pierde trascendencia el empleo de aquella palabra."

1984. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, núm. 7294 de las 9,20 hrs. del 7 de agosto.

 

014 Nombre geográfico que no sugiere lugar de procedencia:

"La marca de fábrica y de comercio "Hollywood" que se solicita inscribir, no está comprendida en el artículo 10 inciso ñ ) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, pues lo que ese texto prohíbe registrar son "las simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen ... " y aun cuando en este caso se trata de un nombre geográfico, es lo cierto que ese nombre no indica, en la forma que está usado, su procedencia; para ello habría sido necesario que estuviera precedido por la preposición "de" o cualquier otra expresión que le imprimiera esa idea; en efecto, la palabra "Hollywood" no sugiere, por sí misma, que los productos provienen de ese lugar; por otra parte, no puede calificársele como una denominación de origen, que el artículo 72 ibídem define como el nombre geográfico con que se designa un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar al cual corresponde el nombre usado como denominación y que sirve para determinar una calidad y ciertas características, porque "Hollywood" no es una región caracterizada por la "elaboración de pan, cereales y harinas vegetales" , como ocurre, por ejemplo, con ciertas regiones vinícolas, en donde, por la uva que se produce en ellas, los vinos tienen una calidad o cualidades especiales, que los acredita en el mercado y que sirven para que el consumidor los distinga; en consecuencia … debe casarse el fallo del tribunal y acoger el recurso interpuesto."

1985. Sala Primera de la Corte, núm. 18 de 15:10 hrs. de 29 de marzo.

 

015 Repetición para amparar productos distintos de la misma clase:

"...la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: " La ley no indica ningún obstáculo para inscribir dos veces marcas idénticas que versan sobre los mismos productos, que en el fondo implica una renovación ".( Casación No. 51 de las catorce veinte minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y siete ), de suerte que, como el punto debatido mediante este recurso es dilucidar si es posible inscribir la misma marca para amparar distintos productos de la misma clase, se estima que dicho principio es aplicable, además del fundamento jurídico que le presta la norma expresa contenida en el artículo 23, párrafo segundo, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por las razones apuntadas, debe entonces revocarse la resolución apelada para en su lugar disponer que se dé a la solicitud el curso que corresponda."

1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, No. 297 de las 15,10 h del 30 de marzo.

 

016 Principio de veracidad y función publicitaria:

"La función publicitaria de la marca que consiste en dar a conocer el producto por medio de su signo distintivo y en atribuirle cualidades y características para persuadir al consumidor acerca de la conveniencia de adquirirlo, es eficiente en la medida en que el producto responde a las cualidades que se le atribuyen, pero fracasa cuando la prueba del artículo demuestra que éste no es bueno, de acuerdo con los criterios que ya tiene el consumidor, significa esto que su sentido crítico le permite saber que cuando se atribuyen cualidades imposibles a un artículo, en eso no hay verdad, sino exageración, atribuible a ese afán publicitario …".

1982. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 48 de las 14:30 hrs. del 28 de mayo.

 

017 Principio de veracidad: uso del término "mágico":

"En cuanto al término " mágico " , integrante de la marca, no se cae en prohibición alguna … pues con el uso de ese término no se infringe el principio de veracidad de la marca, ya que no pasa de ser un mero recurso de propaganda, para exaltar las cualidades del producto, sin que pueda haber el riesgo, salvo por extremada ignorancia o torpeza, de que alguien crea que los productos denominados "trapea mágico" tienen mágicos poderes."

1982. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 54 de las 15:00 hrs. del 1 junio.

 

018 Principio de veracidad: uso del término "milagro blanco"

"Si la inscripción de la marca " Milagro Blanco " fue denegada con fundamento en la disposición … que prohibe inscribir los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad, tal denegatoria es improcedente, ya que la posibilidad de error debe descartarse en el presente caso al menos dentro del común de las gentes, pues resulta difícil concebir que el grueso del público pueda creer que el detergente y las preparaciones denominadas " Milagro Blanco " tienen cualidades milagrosas porque así lo sugiere ese nombre marcario, toda vez que si el producto resultare bueno, las gentes seguirán comprándolo, y quizá al comienzo lo hagan inducidos por la atracción de la sugestiva marca, pero esto último no es engaño sino recurso licito de buscar nombres que sean atractivos para el público."

1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 118 de las 15:30 hrs. del 6 de octubre.

 

019 Principio de buena fe:

"La propiedad de una marca comercial que reconoce el Registro de la Propiedad Industrial, es la de la marca que ha sido inscrita normalmente con observancia de los requisitos que exige la ley, incluyendo dentro de ellos la buena fe comercial, no la de una marca, como la que es objeto de este juicio, que ha sido, según resulta fehacientemente demostrado en autos, copiada de una marca extranjera de renombre internacional; en consecuencia, no existe la violación alegada … porque los fallos de instancia han tomado en consideración, para resolver el proceso en la forma que lo han hecho, que no pueda considerarse legítimo dueño de una marca nacional, a la persona que hubiere obtenido su registro en la forma irregular que lo hizo la accionada, pues no se trata de un caso de coincidencia de marcas, que se da ocasionalmente en la realidad, ya que conforme el sistema atributivo que existe en nuestro país, obligaría a mantener en vigencia la marca nacional aunque exista otra igual o parecida en distinto territorio, sino de un caso en que se tomó una marca extranjera y se inscribió aquí en forma casi idéntica según lo han establecido los jueces de instancia en sus pronunciamientos."

1985. Sala Primera de la Corte, núm. 30 de las 14,00 hrs. del 11 de junio.

 

020 Marcas evocativas o sugestivas:

"…para asociar el nombre [marca] con alguna idea [descriptiva de cualidades] habría que hacerlo a través de sucesivas inferencias, por un razonamiento que no es el apropiado para resolver estos problemas, en primer lugar, porque el posible carácter descriptivo de la marca o la supuesta indicación de falsa cualidad no se derivarían directamente del nombre marcario sino de la última inferencia y en segundo lugar, porque ese tipo de razonamiento no es el que se produce en el común de las gentes, sino en personas calificadas por algún mayor grado de inteligencia o por constante ejercicio mental en ciertas disciplinas, razonamiento que no siempre está a salvo de errores aunque puede ser acertado en la generalidad de los casos; de lo anterior se concluye que no puede atribuirse carácter descriptivo a la marca … pues aparte de ser muy lejana la relación que pudiera descubrirse entre ese nombre y las supuestas cualidades … la referida marca sólo podría considerarse descriptiva si lo fuera en cuanto a las cualidades que sí tienen los productos, …; tampoco se trata de una marca engañosa, pues el nombre [marca] no pasa de ser una marca de fantasía que no envuelve ninguna afirmación sobre una determinada cualidad de los productos, aunque en forma no inmediata pudiera despertar alguna idea favorable a los resultados que se obtienen con el uso de esos productos; se trataría a lo sumo de una marca sugestiva, lo cual no es obstáculo para inscribirla, según generalizada doctrina y jurisprudencia."

1984. Sala Primera de la Corte, núm. 78 de las 16,15 hrs. del 27 de noviembre.

 

021 Descriptivas y evocativas: Diferencia:

"...entre las marcas descriptivas y evocativas existe una relativa similitud, pues unas describen lo que las otras evocan; y aunque "describir" no es lo mismo que "evocar", a veces no se aprecia bien la diferencia, y eso puede dar lugar a errores en la calificación registral, de un modo o de otro ... ninguna regla prohibe inscribir marcas evocativas, cuyo registro más bien resulta implícitamente autorizado por el inciso q ) [del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial], que impide la inscripción cuando el distintivo marcario puede inducir a error "por indicar una falsa ... naturaleza o cualidad", mas no si la indicación es verdadera y no se está en el caso de una marca descriptiva. Las marcas evocativas se llaman así porque sugieren algún modo de ser o cualidad, con lo cual se acercan un tanto a las descriptivas; pero debe hacerse hincapié en que estas marcas [las descriptivas] se caracterizan porque señalan la naturaleza o las cualidades del producto de un modo directo e inequívoco, lo que no sucede con las evocativas ... Cabe agregar, en cuanto a las marcas evocativas, que en la doctrina se considera que esas marcas están entre "las mejores" porque sirven para orientar al público, sobre todo tratándose de productos medicinales, pues alejan el riesgo de que se incurra en error, al adquirir o usar un medicamento en vez de otro".

1989. Sala Primera de la Corte, No. 4 de las 14,45 h del 27 de enero.

 

 

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